Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao/chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho người khác. Theo Luật SHTT hiện hành của Việt Nam, việc chuyển nhượng nhãn hiệu phải được lập thành văn bản, tức là thỏa thuận chuyển nhượng nhãn hiệu, chỉ có hiệu lực khi được ghi nhận với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Trở ngại chủ sở hữu nhãn hiệu có thể gặp phải trong quá trình chuyển nhượng nhãn hiệu
Bài viết này sẽ tập trung phân tích một số rào cản mà chủ sở hữu nhãn hiệu có thể gặp phải trong quá trình thỏa thuận chuyển nhượng nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam mà hiện nay chưa có giải pháp nào rõ ràng. Cụ thể, Điều 139 Luật SHTT hiện hành quy định một số hạn chế đối với việc chuyển nhượng nhãn hiệu, cụ thể là “việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây nhầm lẫn về đặc điểm, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đó”, trong đó đáng chú ý nhất trường hợp xác định được sự nhầm lẫn về đặc điểm, xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu do nhãn hiệu được chỉ định trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại của Bên chuyển nhượng.
Theo thông lệ trước đây, lý do từ chối này từng được khắc phục dễ dàng bằng cách đệ trình lên Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Tuyên bố của Người chuyển nhượng nêu rõ Người chuyển nhượng cam kết ngừng hoặc không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại thị trường Việt Nam bằng tên thương mại của mình. Tuy nhiên, hiện nay phương thức này không còn được VNIPO chấp nhận và thay vào đó, một số giải pháp đã được đưa ra trong Hướng dẫn của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam về thẩm tra hồ sơ thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Hướng dẫn chính thức đầu tiên về việc kiểm tra thủ tục này kể từ khi Luật SHTT có hiệu lực). Các giải pháp do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cung cấp được liệt kê dưới đây:
- Bên chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và các hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại cho Bên được chuyển nhượng; hoặc
- Bên chuyển nhượng đã xóa ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu được giao và việc xóa đó phải được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Bên chuyển nhượng; hoặc
- Bên chuyển nhượng đã bị giải thể và không còn tồn tại sau khi Thỏa thuận chuyển nhượng được ký kết, điều này phải được chứng minh bằng các tài liệu liên quan; hoặc
- Sau khi Hợp đồng chuyển nhượng được ký kết, Bên chuyển nhượng đã thay đổi tên của mình để không chứa yếu tố trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được chuyển nhượng và việc thay đổi tên đó phải được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu liên quan; hoặc
- Tất cả các trường hợp khác đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 74.2.k và Điều 139 của luật SHTT Việt Nam.
Các giải pháp trên chỉ có thể áp dụng trong trường hợp Bên chuyển nhượng có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam mà nhãn hiệu được chuyển nhượng có giá trị trong lãnh thổ Việt Nam.
Trong trường hợp Bên chuyển nhượng không có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam các giải pháp trên không được áp dụng vì quyền SHTT đối với nhãn hiệu và tên thương mại chỉ mang tính lãnh thổ, do đó, khi đối tượng SHTT nói trên đã được bảo hộ hoặc chuyển nhượng tại một quốc gia/vùng lãnh thổ, việc bảo hộ và chỉ định chúng chỉ có hiệu lực ở quốc gia/vùng lãnh thổ tương ứng đó.
Như vậy, yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu thay đổi tên thương mại, bỏ ngành nghề kinh doanh hoặc chuyển toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh ở nước ngoài/vùng lãnh thổ nước ngoài khi chủ sở hữu chỉ muốn chuyển nhượng nhãn hiệu tại Việt Nam là không thực tế.
Liên quan đến vấn đề này, Điều 6 của Công ước Paris liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu quy định rằng “Theo luật của một quốc gia là thành viên thực hiện công ước, việc chuyển nhượng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực nếu được diễn ra cùng lúc với việc chuyển giao doanh nghiệp hoặc theo thiện chí chủ sở hữu nhãn hiệu, hoạt động này sẽ đủ để công nhận giá trị doanh nghiệp hoặc thiện chí tại quốc gia nơi nhãn hiệu được chuyển giao cho bên được chuyển nhượng, cùng với quyền độc quyền sản xuất tại quốc gia nói trên hoặc bán hàng hóa mang nhãn hiệu được chuyển nhượng”.
Giải pháp cuối cùng liệt kê ở trên chỉ quy định chung rằng việc chuyển nhượng phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 74.2.k của Luật SHTT, cụ thể, nhãn hiệu được chuyển nhượng không được trùng hoặc tương tự với tên thương mại của bên khác hiện tại sử dụng nếu việc sử dụng các dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ và quy định tại Điều 139 Luật SHTT, quy định không được gây nhầm lẫn về nguồn gốc, đặc điểm của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được chuyển giao. Tuy nhiên, vì không có hướng dẫn chi tiết nào khác nên giải pháp này chỉ mang tính hình thức và không thể thực hiện được.
