Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co. (SCOTUS 1961)
Năm 1961, vụ kiện của Công ty Aro Manufacturing và Công ty Convertible Top Replacement đã buộc các tòa án phải phân biệt rõ ràng giữa việc sửa chữa và tái tạo một sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế.
Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961), là một vụ kiện tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, trong đó Tòa án đã xác định lại học thuyết luật sáng chế của Hoa Kỳ về sửa chữa và tái tạo. Sự lựa chọn này đôi khi được gọi là Aro I vì một vài năm sau đó, Tòa án Tối cao đã giải quyết cùng một chủ đề trong một vụ án thứ hai vào năm 1964 liên quan đến cùng một bên – Aro II.
Lập luận chính xác trong Aro liên quan đến việc thay thế phần mui xe bằng của ô tô. Sau một vài năm sử dụng, phần mui xe bị rách hoặc bạc màu do phân chim, và chủ sở hữu muốn phục hồi phần vải mà không cần mua toàn bộ phần đầu xe mui trần mới. Bằng sáng chế bao gồm sự kết hợp của vải và một số bộ phận kim loại vẫn có thể sử dụng được. Vì Aro là công ty tham gia vào việc cung cấp vải thay thế phù hợp với các kiểu xe khác nhau và từ chối trả tiền bản quyền cho người được cấp bằng sáng chế, dẫn tới một vụ kiện vi phạm sau đó.
Trước phiên tòa
Trước quyết định của Tòa án tối cao tại Aro I, khi người mua một sản phẩm được cấp bằng sáng chế thay thế một số thành phần của sản phẩm, các tòa án cấp dưới của Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định xem hành vi đó là sửa chữa được phép hay việc tái tạo không thể chấp nhận được sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế bằng cách sử dụng – bài thẩm định cân bằng yếu tố.
Tòa án đã cân nhắc nhiều yếu tố, chẳng hạn như chi phí của thành phần hoặc các thành phần được thay thế so với chi phí của toàn bộ mặt hàng, số lượng thành phần được thay thế so với tổng số thành phần, tuổi thọ tương đối của các thành phần khác nhau và liệu thành phần được thay thế có phải là trung tâm, bản chất hoặc “chủ yếu” của sáng chế.
Tòa phúc thẩm cho rằng vải “không phải là thành phần phụ hoặc tương đối rẻ tiền” mà là sự kết hợp đã được cấp bằng sáng chế, hoặc là thành phần được dự đoán sẽ hỏng sau một thời gian sử dụng rất ngắn – mặc dù “tuổi thọ mong đợi” của nó ngắn hơn các thành phần khác. Vì những lý do này, họ kết luận rằng “chủ sở hữu sẽ không tin rằng… anh ta chỉ cố gắng sửa chữa vừa đủ” trong việc thay thế vải bị mòn.
Những ý kiến khác
Tuy nhiên, tòa án tối cao lại có ý kiến khác. Tòa án đã xem xét án lệ trước đó liên quan đến việc sửa chữa và tái tạo, đồng thời bác bỏ phân tích của các tòa án cấp dưới bằng cách sử dụng một bài thẩm định cân bằng nhiều yếu tố và thay vào đó tổ chức bài thẩm định thích hợp để:
Tòa án kết luận rằng việc tái tạo lại một vật đã được cấp bằng sáng chế, bao gồm các yếu tố chưa được cấp bằng sáng chế, chỉ giới hạn ở việc tái cấu trúc lại thực thể đó để “thực tế là tạo ra một vật dụng mới”, sau khi được nhìn nhận một cách tổng thể, vật đó đã trở thành mẫu. Để gọi là độc quyền, được cấp bằng sáng chế, phát huy tác dụng lần thứ hai, nó thực sự phải là một sáng tạo thứ hai của vật được cấp bằng sáng chế.
Việc thay thế từng bộ phận chưa được dán nhãn, từng bộ phận một, cho dù cùng một bộ phận lặp đi lặp lại hay các bộ phận khác nhau liên tiếp, không phải là quyền hợp pháp của chủ sở hữu để sửa chữa tài sản của mình. Qua phép thử này, việc thay thế vải trong vụ kiện này phải là được phép “sửa chữa”, không phải “tái tạo”.
Kết quả
Tòa án nhấn mạnh rằng việc phân tích vi phạm để làm cho vật được yêu cầu bảo hộ trong một bằng sáng chế kết hợp không thể chỉ ra một yếu tố của sự kết hợp là “thiết yếu”, nhưng chỉ có thể phát hiện ra vi phạm khi tất cả các yếu tố được đưa ra:
Không một thành phần nào trong một sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế kết hợp được độc quyền bằng sáng chế, tuy nhiên điều đó có thể cần thiết đối với sự kết hợp đã được cấp bằng sáng chế và bất kể việc thay thế có tốn kém hoặc khó khăn như thế nào. Mặc dù một số tòa án cấp dưới có ý kiến rằng việc “sửa chữa” hoặc “tái tạo” phụ thuộc vào một số yếu tố, điều quan trọng là mỗi vụ kiện trong số ba vụ kiện của Tòa án này cho thấy rằng giấy phép sử dụng sự kết hợp đã được cấp bằng sáng chế bao gồm quyền “duy trì tính thích hợp của nó để sử dụng cho đến khi nó có thể bị ảnh hưởng do bị mòn hoặc bị vỡ.
EBay Inc. v. MercExchange, LLC (SCOTUS 2006)
Năm 2006, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng không được tự động ban hành lệnh cấm dựa trên phát hiện vi phạm bằng sáng chế.
eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 US 388 (2006) là một vụ kiện mà Tòa án tối cao của Hoa Kỳ nhất trí xác định rằng không được tự động ban hành lệnh cấm chỉ trên cơ sở phát hiện vi phạm bằng sáng chế, mà còn không nên từ chối một lệnh cấm với lý do đơn giản là nguyên đơn không thực hiện sáng chế đã được cấp bằng sáng chế. Thay vào đó, tòa án liên bang vẫn phải xem xét những gì mà Tòa án giải thích. Đó là bài thẩm định bốn yếu tố thường được sử dụng để xác định xem có nên tuân theo lệnh cấm hay không.
Bằng sáng chế đang được đề cập là US 5845265, được giao cho MercExchange. Bao gồm chức năng “Mua ngay” của eBay – chiếm hơn 30% hoạt động kinh doanh của công ty. Năm 2000, eBay bắt đầu đàm phán để mua danh mục bằng sáng chế đấu giá trực tuyến của MercExchange. Khi eBay từ bỏ nỗ lực của mình, MercExchange đã kiện eBay vi phạm bằng sáng chế và thắng kiện trong một phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn Virginia năm 2003. Tòa án đã kết luận rằng eBay cố tình vi phạm bằng sáng chế của MercExchange. Tòa yêu cầu eBay thanh toán gần 30 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại.
Sau phán quyết
Sau phán quyết, MercExchange đã xin lệnh cấm eBay tiếp tục sử dụng tài sản trí tuệ của mình. Tuy nhiên, Tòa án quận đã từ chối yêu cầu. Tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ đã hủy bỏ quyết định của Tòa án quận vào năm 2005.
Sau khi bị hủy bỏ, eBay đã đưa đơn kiện của mình lên Tòa án Tối cao nơi họ có lợi thế. Theo đa số ý kiến, Tòa án Tối cao kết luận rằng lệnh cấm vĩnh viễn trong các vụ vi phạm bằng sáng chế chỉ có thể được ban hành nếu nguyên đơn có thể đáp ứng được bài thẩm định gồm bốn yếu tố:
Việc thẩm định đó yêu cầu nguyên đơn chứng minh rằng: (1) họ đã gặp phải ảnh hưởng xấu không thể khắc phục; (2) các biện pháp khắc phục hiện có theo luật không đủ để bồi thường cho tổn thất đó; (3) xem xét sự cân bằng giữa các khó khăn của nguyên đơn và bị đơn như là một biện pháp khắc phục; và (4) rằng lệnh sẽ không cản trở vĩnh viễn lợi ích công cộng. Quyết định cấp hoặc từ chối cứu trợ đó là một hành động công bằng của tòa án quận. Đây có thể được xem xét lại khi kháng cáo vì lạm dụng quyền tự quyết.
Cả Tòa án quận và Tòa phúc thẩm bên dưới đều không áp dụng những nguyên tắc này một cách công bằng.
Kết quả của vụ kiện
Mặc dù Tòa án quận đã sử dụng bài thẩm định bốn yếu tố truyền thống. Tuy nhiên có vẻ như trường hợp này đã được áp dụng các nguyên tắc mở rộng. Điều này cho thấy rằng không thể đưa ra biện pháp giảm nhẹ trong một loạt các vụ kiện khác. Đáng chú ý nhất, Tòa kết luận rằng “các nguyên đơn sẵn sàng cấp phép bằng sáng chế của mình”. Thêm vào đó “việc họ không có hoạt động thương mại trong việc thực hành bằng sáng chế” sẽ đủ để khẳng định rằng chủ sở hữu bằng sáng chế sẽ không bị tổn hại hoặc không thể khắc phục nếu không ban hành lệnh cấm.
Ví dụ, một số chủ sở hữu bằng sáng chế; chẳng hạn như các nhà nghiên cứu đại học hoặc các nhà sáng chế tự do; có thể muốn sáng chế của họ được cấp bằng sáng chế hơn là việc thương mại hóa sản phẩm của. Những người sở hữu bằng sáng chế như vậy có thể đáp ứng bài thẩm định bốn yếu tố. Và chúng tôi không thấy có lý do nào để từ chối họ làm như vậy.
Vào ngày 30 tháng 7 năm 2007, Tòa án Quận một lần nữa ra phán quyết. Dựa vào quá trình nộp đơn đăng ký và cố gắng xin cấp bằng sáng chế của MercExchange, khoản bồi thường thiệt hại 30 triệu đô la là đủ. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2008, các bên thông báo đã đạt được thỏa thuận sau sáu năm kiện tụng. Theo thỏa thuận, MercExchange phải chuyển nhượng các bằng sáng chế cho eBay. Các điều khoản của thỏa thuận đã được bảo mật.
-Namneyu-
