Một số Thẩm phán bày tỏ sự lo ngại rằng việc cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu cho BOOKING.COM sẽ tạo ra sức mạnh độc quyền; thay vì lợi thế dựa trên nhận diện thương mại mà luật nhãn hiệu dự định cung cấp.
Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã nghe các cuộc tranh luận bằng miệng giữa Cơ quan Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) và Booking.com, (vụ số 19-46). Đây là phiên điều trần đầu tiên qua điện thoại tại Tòa án Tối cao. USPTO kêu gọi Tòa án Tối cao đảo ngược phán quyết của Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đối với Cuộc tuần tra lần thứ tư về việc BOOKING.COM là có thể được đăng ký nhãn hiệu.
Bị đơn Booking.com lập luận rằng thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ nắm câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để phân biệt giữa tên mô tả và tên chung; thay vì dựa vào tiền lệ các cuộc tuần tra của Liên bang trong Công ty Goodyear hay Công ty Goodyear Rubber. Và qua thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ, BOOKING.COM là nhãn hiệu có thể được đăng ký.
USPTO: Tòa án nên phán quyết theo vụ Goodyear
“booking” là thuật ngữ chung chung?
Erica L. Ross – Trợ lý Tổng chưởng lý, Bộ Tư pháp đã tranh luận thay mặt USPTO. Ross đã bắt đầu bằng cách giải thích rằng “booking” là một thuật ngữ chung. Theo vụ Goodyear, việc bổ sung các mô hình tổ chức như “Công ty” hay “Tập đoàn” không tạo nên nhãn hiệu được bảo hộ. Việc bổ sung miền “.com” cũng tương tự như việc bổ sung mô hình tổ chức; nên không đủ điều kiện để đăng ký nhãn hiệu tại Liên bang. Lưu ý rằng; Internet có một tính năng độc đáo là chỉ một thực thể có thể sử dụng một tên miền cụ thể. Ross cũng chỉ ra rằng việc bảo vệ bổ sung dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu sẽ mang lại sự độc quyền cho Booking.com.
Chánh án Roberts nhận thấy rằng, trợ lý Ross tập trung vào vụ việc Goodyear với 130 năm kinh nghiệm mà không đề cập đến quy chế nhãn hiệu. Ross tuyên bố rằng ý nghĩa chính của nhãn hiệu đối với công chúng sẽ là bước thử nghiệm để xác định nhãn hiệu có trở thành “phổ biến chung chung” hay không.
Roberts cũng chỉ ra rằng nếu BOOKING.COM là cái tên “phổ biến chung chung”, nó sẽ mô tả một danh mục hàng hóa hay dịch vụ. Tuy nhiên, Roberts giải thích rằng đó không thuộc trường hợp này. Vì không ai đề cập đến các công ty khác trong cùng danh mục chẳng hạn như Travelocity; hoặc Priceline là “Booking.com”. Do đó, Roberts kết luận rằng BOOKING.COM không phải là một thuật ngữ chung để mô tả một loại dịch vụ.
Ross cũng đồng ý rằng thuật ngữ “phổ biến chung chung” này có thể đề cập đến một loại hàng hóa cụ thể. Nhưng lưu ý rằng nó cũng có thể được sử dụng để giới thiệu một tổ chức cụ thể; hoặc cách công chúng hiểu một thuật ngữ cụ thể như trong Goodyear.
Liệu Booking có thể đăng ký nhãn hiệu cho 1-800-Booking?
Thẩm phán Thomas đã phá vỡ lời thề im lặng của mình để đặt ra câu hỏi: Liệu Booking có thể đăng ký nhãn hiệu cho số 800 (tức 1-800-Booking) hay không; và cũng giải thích rằng BOOKING.COM dường như tương tự với các số 1-800 so với điều khoản của công ty; vì cả “.com” và 1-800 đều được cá nhân hóa. Ross đã đáp lại rằng theo Goodyear, số 800 đủ điều kiện để được đăng ký dựa trên tiền lệ của Liên bang. Ross cho rằng, mục đích thông thường của người đăng ký nhãn hiệu là loại trừ trường hợp người khác sử dụng cùng tên. Nhưng bản chất của internet đã hoàn thành mục tiêu đó.
Sự khác biệt giữa số điện thoại và tên miền?
Thẩm phán Ginsburg và Thẩm phán Breyer đã hỏi thêm Ross về sự khác biệt giữa số điện thoại và tên miền. Breyer cũng đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa nhãn hiệu là địa chỉ và tên miền “.com”. Ross đã trả lời Ginsburg bằng cách giải thích rằng BOOKING.COM có thể được gói gọn trong các tên miền dài hơn, theo cách 1-800-booking hoặc chính booking thực sự không thể tồn tại trong các số điện thoại dài hơn… Vì vậy, có một lý do thực tế tại sao lại không có những rủi ro cạnh tranh tương tự.
Trả lời Breyer, Ross nói rằng nhãn hiệu cho địa chỉ đường phố về cơ bản khác với một miền “.com”. Một địa chỉ không cho bạn biết bất cứ điều gì về dịch vụ; và người đăng ký vẫn sẽ phải làm việc để xây dựng thương hiệu của mình. Ngược lại, một người đăng ký tên miền “.com” sẽ có sự công nhận thương hiệu trước; đi kèm với một trang web.
Áp dụng quy tắc phân loại
Các thẩm phán Alito, Sotomayor, Kagan, Gorsuch và Kavanaugh cũng cân nhắc với các câu hỏi liên quan đến thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ; việc áp dụng quy tắc phân loại; và tại sao các công cụ giáo lý hiện có theo Đạo luật Lanham là không đủ.
Trợ lý Ross đã trả lời những câu hỏi đó và những câu hỏi khác bằng cách lập luận rằng USPTO đang yêu cầu Tòa án xử theo vụ việc Goodyear và giữ các điều khoản chung của công ty “mà không cần thêm thông số kỹ thuật khác [không] đủ để có được sự bảo hộ thương hiệu”. Ross cũng lưu ý, nếu không thể áp dụng quy tắc phân loại; USPTO sẽ “cần có mức rủi ro tối thiểu của sự phân tích nhầm lẫn về sau là cực kỳ nhạy cảm; với thực tế rằng sự thúc đẩy trực giác là tính duy nhất của tên miền”.
Booking.com: Tiền đề của thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ
Lý do cho thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ
Lisa S. Blatt của Williams & Connolly đã tranh luận thay mặt cho Booking.com. Blatt đã đưa ra ba lý do tại sao Tòa án cho rằng thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ là phương pháp chính xác để phân biệt giữa các tên mô tả mà Đạo luật Lanham bảo vệ; và các tên chung chung không được bảo vệ: 1) Đạo luật Lanham chỉ thị thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ; 2) Đạo luật Lanham bãi bỏ Goodyear; và 3) thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ nhằm mục đích theo đúng luật; cho phép người tiêu dùng quyết định nhãn hiệu nào xứng đáng được bảo hộ.
Chánh án Roberts lưu ý rằng thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ nằm trong một phần của đạo luật liên quan đến việc hủy bỏ; thay vì đăng ký. Nhưng Blatt lại lập luận rằng đó là quan điểm của Booking.com, mặc dù Quốc hội đã mã hóa thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ trong Mục 1064 để bác bỏ quyết định bắt đầu từ thử nghiệm [ý nghĩa sơ bộ] trong bối cảnh hủy bỏ, nhưng Mục 1064 thực sự phản ánh sự phê chuẩn của Quốc hội về thử nghiệm đánh giá sơ bộ để xác định một cái tên chung trong tất cả các phạm vi. Chính phủ không có thử nghiệm nào khác cho đường phân cách ngoài đánh giá sơ bộ.
Đáp lại bình luận của Roberts, Quốc hội có thể đánh giá cao tầm quan trọng của Goodyear đối với việc đăng ký nhãn hiệu. Blatt cho rằng Goodyear không phân biệt giữa nhãn hiệu chung và nhãn hiệu mô tả; mà cho rằng cả hai đều vượt quá giới hạn.
Sự phụ thuộc của Blatt vào thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ
Câu hỏi của các Thẩm phán
Thẩm phán Thomas cũng đặt câu hỏi về sự phụ thuộc của Blatt vào thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ. Blatt nhận thấy rằng thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ là không cần thiết để Booking.com chiếm ưu thế; vì không thể là một quy tắc bác bỏ suy nghĩ của người tiêu dùng. Hơn nữa, Blatt tuyên bố rằng “điều đó xảy ra khi mọi tòa án nói rằng thử nghiệm ý nghĩa sơ bộ sẽ chi phối”.
Các Thẩm phán còn lại cũng đưa ra các câu hỏi, bao gồm cả lý do tại sao luật cạnh tranh không lành mạnh không đủ để cung cấp sự bảo hộ thích đáng; liệu có bao giờ bằng chứng khảo sát là chủ đích hay không; và khi nào thì miền “.com” sẽ thắng đơn kiện nhãn hiệu. Blatt giải thích rằng Booking.com đang tìm kiếm sự bảo hộ nhãn hiệu. Bởi vì công ty này phải được hưởng các quyền cạnh tranh giống như bất kỳ công ty du lịch nào khác phải đăng ký nhãn hiệu.
Tầm quan trọng của bảo hộ nhãn hiệu với Booking.com
Blatt nói thêm rằng bảo hộ nhãn hiệu rất quan trọng; vì nó Booking.com sẽ có thể tự bảo vệ mình trước các trò gian lận trên mạng. Chẳng hạn như giả mạo; và typosquatting. (Typosquatting là sử dụng các lỗi gõ phổ biến khi gõ tên miền của các trang web phổ biến trong thanh địa chỉ để trích xuất thông tin). Blatt giải thích, bằng chứng khảo sát không bao giờ là chủ đích. Tất cả các bằng chứng liên quan đến việc sử dụng của người tiêu dùng phải được xem xét.
Trả lời câu hỏi liên quan đến việc liệu một tên miền “.com” có thể thắng được đương kiện thương hiệu hay không, Blatt nói: “Tôi chưa từng gặp trường hợp này”. Tuy nhiên, Blatt nhắc lại lý do tại sao các thực thể “.com” lại tìm kiếm bảo vệ không gian mạng; – để bảo vệ chống hàng giả và lừa đảo qua mạng.
Một số Thẩm phán bày tỏ lo ngại rằng việc cấp bảo hộ nhãn hiệu cho BOOKING.COM sẽ tạo ra sức mạnh độc quyền; thay vì lợi thế dựa trên nhận dạng thương mại mà luật thương hiệu dự định cung cấp. Ví dụ, Thẩm phán Alito nói:
Bạn đang tìm kiếm một mức độ độc quyền mà không ai có thể có trước thời đại Internet. Tôi cho rằng một công ty không thể đăng ký “Booking company”; nhưng vì Internet, bạn có thể đăng ký Booking.com. Điều này mang lại cho bạn lợi thế so với các công ty đang kinh doanh khác. Và bây giờ bạn muốn có được nhiều lợi thế hơn bằng cách bảo vệ thương hiệu cho công ty đó.
Theo giải thích của Thẩm phán Gorsuch và được Blatt xác nhận, vị trí của Booking.com mà mối quan tâm của chính phủ về lợi thế cạnh tranh được giảm đến mức tối thiểu hoặc giảm nhẹ. Bởi thực tế là các nhãn hiệu như Booking.com tương đối yếu vì đặt đồng thời hai thuật ngữ chung chung.”
Một góc nhìn sâu sắc hơn
Mitchell Stein của Sullivan & Worcester đã đưa ra những nhận xét về cuộc tranh luận bằng miệng. Stein cho biết, trước tiên, Tòa án sẽ không phán quyết theo tiền lệ Goodyear; nếu họ kết luận rằng Goodyear không tìm thấy sự hỗ trợ trong Đạo luật Lanham. Sau khi Tòa án đã chứng minh một vài lần; (bao gồm cả quyết định với nhãn hiệu Romag Fastpers gần đây); để gỡ rối những điểm mơ hồ trong luật; Tòa án trước hết xem xét ngôn ngữ của đạo luật.
Thứ hai, nếu Tòa án tiếp tục duy trì việc đăng ký nhãn hiệu của Booking.com thì sẽ phải khắc phục những lo ngại liên quan đến lợi thế độc quyền có thể đổ dồn cho Booking.com và những người khác trong việc cho phép đăng ký nhãn hiệu “generic.com”.
Fara Sunderji của Dorsey & Whitney nói rằng, “Dự đoán tương lai từ những dấu hiệu nhỏ, những câu hỏi khó hơn thuộc về phía USPTO. Nhưng vẫn chưa biết liệu Tòa án Tối cao có cấp cho Booking.com quyền bảo hộ nhãn hiệu mà họ đã tìm kiếm từ lâu không”
– Rùa –
