Vào ngày 30 tháng 6 năm 2020; Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ khẳng định khả năng đăng ký trong tương lai tại Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (“PTO”) cho những nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc những nhãn hiệu dịch vụ có chứa từ khó có thể đăng ký và một trang web cao cấp khó có thể đăng ký như .com (“generic.com,” trong thuật ngữ của tòa án). Bằng cách làm này, Tòa Án đã bác bỏ quy tắc pháp lý rõ ràng được áp dụng bởi một vài bên liên quan cho rằng generic.coms chắc chắn là từ khó có thể đăng ký và do đó chúng không đủ tiêu chuẩn để được đăng ký nhãn hiệu liên bang bất chấp bằng chứng xác thực đối lập của chủ sở hữu.
Tuy nhiên, Tòa Án không cho rằng tất cả tên miền generic.coms đều cần phải bảo vệ và đăng ký. Do đó, những người đăng ký trang web cho nhãn hiệu generic.coms nên làm việc với bên tư vấn nhãn hiệu của họ để có thể tập hợp đủ hồ sơ bằng chứng thích hợp nhằm hỗ trợ cho việc bảo vệ quyền nhãn hiệu của họ, bao gồm những bằng chứng khảo sát có lợi cho họ. Cảnh báo này cũng chứa những đề xuất để tạo hồ sơ cần thiết.
Vấn đề chính
Theo chỉ định được đề cập tại Tòa án, BOOKING.COM, được đăng ký vào năm 2006 và được sử dụng rộng rãi trong thương mại từ khi Booking.com B.V. nộp bốn đơn đăng ký vào năm 2012. PTO từ chối các đơn đăng ký trên cơ sở rằng nhãn hiệu khó có thể đăng ký, hoặc, nói theo cách khác, chỉ mang tính mô tả và thiếu yếu tố để phân biệt với các nhãn hiệu khác, hay “ý nghĩa phụ.” Bị hạn chế bởi Tòa án Liên Bang, Hội đồng xét xử và kháng nghị nhãn hiệu (“TTAB”) khẳng định việc từ chối từng đơn sau khi tìm ra yếu tố khó đăng ký của nhãn hiệu và do đó họ không đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu.
Booking.com đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa Án Quận Đông Virginia. Việc này đã đem lại kết quả của một cuộc khảo sát Teflon, ghi nhận rằng 74,8% người được hỏi xác định BOOKING.COM là nhãn hiệu. Chủ yếu dựa trên những kết quả này, tòa án quận đã kết luận rằng, theo luật pháp, “Booking.com” – không giống như từ “đặt phòng”(booking) khi đứng một mình – một từ khó đăng ký.
Đặc biệt, tòa án nhận ra rằng họ không thể bỏ qua việc cộng đồng người tiêu dùng “thường hiểu rằng BOOKING.COM không liên hệ đến một loại dịch vụ cụ thể, thay vào đó nó mô tả về các dịch vụ liên quan đến việc “đặt phòng” có sẵn trang web đó.” Đã quyết định rằng trang web “Booking.com” là bản mô tả, tòa án quận tiếp tục nhận thấy rằng thuật ngữ này chỉ có ý nghĩa phụ với dịch vụ đặt phòng khách sạn.
Quyết định của tòa án
Tòa án thứ 4 khẳng định ý kiến đồng thuận với việc tòa án quận dựa vào bằng chứng khảo sát trang web Booking.com và việc phân chia không chỉ biện pháp hòa giải cho vấn đề này của Tòa án Liên Bang mà còn biện pháp của Tòa án thứ Chín. Sự phân chia này dẫn đến thỏa thuận của Tòa án tối cao để giải quyết câu hỏi được trình bày sau đây: “Liệu việc doanh nghiệp có thêm một tên miền cao cấp nhưng khó có thể đăng ký (“.corn”) vào một thuật ngữ khó có thể đăng ký khác để tạo ra một nhãn hiệu có thể được bảo vệ không.”
Ý kiến của Tòa Án trong việc trả lời câu hỏi đó thiên về hướng cách khách hàng nhận xét nhãn hiệu đó, chứ không phải cách PTO mô tả nhãn hiệu: “Bởi vì ‘Booking.com’ không phải một cái tên khó có thể đăng ký đối với người tiêu dùng, nó không mang tính chung chung.” Tòa Án từ chối luận điểm của PTO rằng generic.coms “không được phép bảo vệ nhãn hiệu theo luật pháp” bất kể người tiêu dùng hiểu thuật ngữ này như thế nào. “Điều kiện đủ để giải quyết vấn đề này chính là nguyên tắc không thể tranh cãi rằng nhận thức của người tiêu dùng sẽ xác định ý nghĩa của một thuật ngữ.”
Những tranh cãi
Bác bỏ lý lẽ của PTO rằng phần “.com” của nhãn hiệu Booking.com tương đương với hậu tố “Co.” hoặc “Inc.” hoặc các hậu tố khác của công ty, Tòa Án trình bày rằng chỉ có duy nhất một thứ có thể sở hữu một trang web Internet tại một thời điểm, vậy nên người tiêu dùng quen thuộc với hệ thống tên-miền sẽ hiểu rằng BOOKING.COM đề cập đến một dịch vụ nhất định.
Từ đó, “tính riêng biệt” của thuật ngữ “generic.com” phân biệt chúng với các thuật ngữ như “generic, Inc.” Tòa Án ghi chú rằng “Các luật cũ của PTO không phản ánh bất cứ luật nào được bao hàm một cách toàn diện như vậy. Vậy nên, ví dụ: Đăng ký nhãn hiệu số 3,601,346 (‘ART.COM’ trên sổ đăng ký chính, ngoài ra, ‘dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến’ cung cấp ‘bản in nghệ thuật, tác phẩm gốc, [và] bản sao chép nghệ thuật’); Đăng ký nhãn hiệu số 2,580,467 (‘DATING.COM’ theo đăng ký bổ sung cho ‘dịch vụ hẹn hò’). “Các đơn đăng ký hiện tại không phù hợp với quy tắc mà PTO hiện đang áp dụng “, Tòa án nhận xét,” đơn đăng ký sẽ có nguy cơ bị hủy bỏ nếu quan điểm hiện tại của PTO chiếm ưu thế.”
Điều gì sẽ được thay đổi?
Tòa Án cũng không quan tâm đến mối bận tâm của PTO rằng việc bảo hộ nhãn hiệu cho một thuật ngữ như “Booking.com” sẽ cản trở các đối thủ cạnh tranh. PTO sợ rằng sự bảo hộ nhãn hiệu cho “Booking.com” sẽ loại trừ hoặc ngăn cấm các đối thủ trong việc sử dụng thuật ngữ “booking” hoặc tạo nên các trang web như “ebooking.com” hoặc “hotel-booking.com.” Tòa Án bác bỏ mối quan ngại đó, lưu ý rằng chúng có thể “đi kèm với bất kì nhãn hiệu mô tả nào. Đáp lại điều đó, luật nhãn hiệu áp dụng trong phạm vi của các nhãn hiệu như vậy không thể phủ nhận hoàn toàn việc bảo hộ nhãn hiệu.
Đáng chú ý rằng, việc đối thủ sử dụng nhãn hiệu như vậy không vi phạm bản quyền nhãn hiệu trừ khi việc sử dụng những nhãn hiệu này gây hoang mang cho người tiêu dùng. Trong việc này, Tòa Án lưu ý rằng phạm vi bảo vệ cấp cho một nhãn hiệu phụ – nhãn hiệu chỉ mang tính mô tả – là rất hẹp, và học thuyết của “việc sử dụng nhãn hiệu hợp pháp” bảo vệ bất cứ ai sử dụng thuật ngữ mô tả một cách “công bằng và có thiện chí” khỏi trách nhiệm pháp lý. Vậy nên điều này đã kết luận rằng “các học thuyết bảo vệ chống lại các tác động phản cạnh tranh mà PTO đã xác định, đảm bảo rằng việc đăng ký ‘Booking.com’ sẽ không mang lại cho chủ sở hữu tính độc quyền đối với thuật ngữ “booking.”
Thiết lập tính riêng biệt của Generic.coms
Ý kiến của Tòa Án tối cao không đem lại may mắn với người dùng thuật ngữ generic.coms cho mục đích thương mại, trái lại nó là một cách hỗ trợ việc giành lấy quyền nhãn hiệu thành công. Theo như cảnh báo của Tòa Án , “trong khi chúng ta từ chối các luật lệ được đưa ra bởi PTO rằng thuật ngữ ‘generic.com’ là những cái tên khó có thể đăng ký, chúng ta không áp dụng quy tắc phân biệt những thuật ngữ này như vậy vì điều này không hợp lý.
Bất kể khi các thuật ngữ như ‘generic.com’ có phải từ khó có thể đăng ký hay không phụ thuộc vào việc người tiêu dùng nhận thức thật sự thuật ngữ đó như một cái tên của một loại sản phẩm hay, một thuật ngữ có thể được phân biệt rõ ràng trong số các thành viên của loại sản phẩm đó.”
“Bằng chứng được cung cấp cho cuộc điều tra đó” Tòa Án phán quyết thêm “có thể bao gồm không chỉ bản khảo sát khách hàng, mà còn có thể bao gồm từ điển, thói quen của người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, và nhiều nguồn bằng chứng khác nói lên việc người tiêu dùng nhận thức ý nghĩa của thuật ngữ như thế nào.” Chủ sở hữu của trang web generic.com đang tìm kiếm quyền bảo hộ nhãn hiệu cho họ, do đó họ nên chuẩn bị tài liệu liên quan đến chức năng xác nhận nguồn của nhãn hiệu để tránh khỏi việc phát hiện yếu tố khó có thể đăng ký và không thể bảo vệ.
Tiền lệ
Dựa trên thành công của Booking.com trước tòa án quận và Tòa án thứ Tư, những bằng chứng nên bao gồm các kết quả có lợi từ một cuộc khảo sát khách hàng sử dụng một trong 2 dạng khảo sát được chấp nhận. Đầu tiên, dạng thức Teflon, phát sinh từ vụ E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Yoshida Int’l, được sử dụng bởi các chuyên gia khảo sát của Booking.com. Cuộc khảo sát Teflon ban đầu tuân theo các phương pháp sau:
Tôi sẽ đọc 8 cái tên cho bạn và tôi muốn bạn nói cho tôi rằng; bạn nghĩ đó là một tên nhãn hiệu hay chỉ là một cái tên thông thường; khi tôi nói tên nhãn hiệu; tôi muốn nói đến một từ như Chevrolet; từ mà được tạo nên bởi một công ty; khi tôi nói tên thông thường; tôi muốn nói đến một từ như xe ô tô; thứ mà được tạo nên bởi nhiều công ty khác nhau. Vậy nên nếu tôi hỏi bạn, “Chevrolet là tên nhãn hiệu hay tên thông thường?,” thì bạn sẽ nói gì?
Mẫu khảo sát
“Máy giặt là tên nhãn hiệu hay tên thông thường?,” bạn sẽ trả lời câu hỏi này thế nào?
[Nếu người phản hồi hiểu thì hãy tiếp tục. Nếu không hiểu, xin hãy giải thích lại.]
Bạn sẽ nói __ là tên nhãn hiệu (hoặc tên thông thường)
Dạng khảo sát thứ hai phát sinh từ vụ kiện về tính hợp lệ; của nhãn hiệu THERMOS đối với chai chân không của Công ty TNHH Thermos King-Seeley và Aladdin Indus. Phần nổi bật của khảo sát trong vụ kiện đó đã được tóm tắt dưới đây:
Bạn có biết dạng chai giữ súp; cà phê; trà và nước chanh; nóng hay lạnh trong thời gian dài?
Nếu bạn đang định mua dạng chai trên. Bạn sẽ đến cửa hàng nào?
Bạn sẽ hỏi gì – bạn sẽ nói gì với người bán hàng về thứ bạn muốn?
Dù dạng khảo sát được chọn là gì; nếu tỷ lệ phản hồi tích cực là 50%; hoặc cao hơn số những người trả lời khảo sát nhãn hiệu khó có thể đăng ký là đủ để xác nhận rằng có thể đăng ký. Tuy nhiên, cũng rất hiếm việc cả hai dạng khảo sát Teflon; Thermos được dùng trong các trường hợp có thông tin cơ bản khác nhau.
Thay vào đó; cả hai định dạng thường được sửa đổi để tiếp nhận thông tin về một nhãn hiệu nhất định đang được yêu cầu; cũng như trong các trường hợp mà hàng hóa; dịch vụ đi kèm với các nhãn hiệu đó được bán. Cố vấn nhãn hiệu bên ngoài có thể; giúp quyết định dạng nào có hiệu quả nhất trong một trường hợp cụ thể; cũng như việc làm việc với những chuyên gia khảo sát; để chỉnh sửa dạng khảo sát đã chọn với những thông tin uy tín; và hoàn cảnh của vụ kiện.
Chiến lược bảo hộ nhãn hiệu
Luật sư tư vấn nhãn hiệu cũng có thể tư vấn cho chủ sở hữu của tên miền generic.com; cách củng cố tên miền phụ cần thiết; để hỗ trợ việc giành lấy bản quyền nhãn hiệu cho nhãn hiệu mô tả. Trong vấn đề này; thắng lợi của Booking.com cũng rất quan trọng trong việc; thuyết phục tòa án quận bác bỏ luận điểm của PTO rằng; nhãn hiệu thông thường không được tự động đăng ký. Thay vào đó, quyết định của tòa án quận xác nhận rằng các nhãn hiệu mô tả; bắt buộc Booking.com phải chứng minh được ý nghĩa phụ cho nhãn hiệu của mình; điều này chỉ mới thành công một phần.
Một chiến lược hiệu quả cho việc tạo nên ý nghĩa phụ có thể có nhiều thành phần; bao gồm sự đệ trình bằng chứng trực tiếp và lời khai dưới dạng:
- Bằng chứng khảo sát;
- Lời khai trực tiếp của người tiêu dùng và, trong một số tòa án pháp lý.
- Sự mâu thuẫn thực sự giữa nhãn hiệu của nguyên đơn và của một bên khác.
Tương tự như vậy, bằng chứng và lời khai của ý nghĩa phụ có thể được lưu lại.
Ví dụ
- Việc nguyên đơn dùng tên generic.com như tên nhãn hiệu; tức là; như một tính từ thay thế của danh từ khó có thể đăng ký; chứ không chỉ đơn thuần là địa chỉ điện tử cho một trang web;
- Trình bày việc giành lấy quyền nhãn hiệu như biểu tượng TM hay SM của bên nguyên đơn
- Số lượng hàng hóa mang tên nhãn hiệu;
- Độ dài và mức độ độc quyền của nhãn hiệu được sử dụng
- Chi phí Quảng cáo của nguyên đơn;
- Truyền thông không mong muốn đưa tin về hàng hóa hoặc dịch vụ mang tên nhãn hiệu được bán ; và, ở một số tòa án pháp lý,
- Bị sao chép có chủ ý bởi người dùng cấp dưới.
Do đó; việc tổng hợp hồ sơ bao gồm ý nghĩa phụ có thể tạo nên một hồ sơ phức tạp; nhất là cho những nhãn hiệu có tính mô tả cao.
Kết Luận
Như điều chính Tòa án Tối cao đã nỗ lực để chỉ ra; quyết định của họ về trang web Booking.com không yêu cầu các phát hiện về khả năng bảo vệ; và khả năng đăng ký đối với tất cả các tên miền generic.com; trong đó chủ sở hữu của chúng yêu cầu quyền đối với nhãn hiệu và dịch vụ; thay vào đó, nó chỉ đơn thuần mở ra cơ hội cho những phát hiện đó. Do đó; chủ sở hữu của nhãn hiệu generic.com được lưu ý rằng; họ chỉ nên đưa ra các tuyên bố về trạng thái nhãn hiệu; sau khi làm việc với luật sư tư vấn nhãn hiệu bên ngoài để; tạo nên cơ sở cần thiết cho những tuyên bố đó.
–Scottie–
