Hoạt động bảo vệ bản quyền của các nhân vật hư cấu đã đặt ra nhiều thách thức khác nhau. Hình dáng bên ngoài của những nhân vật này có thể được bảo vệ bởi bản quyền, kiểu dáng, nhãn hiệu, mặc dù vẫn có những giới hạn như thời hạn bảo hộ của hầu hết các quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể, bản quyền tại Hoa Kỳ của chú gấu Winnie the Pooh đã hết hạn vào năm 2021 và điều tương tự cũng đã xảy ra với Chuột Mickey vào năm 2024. May mắn thay, không có giới hạn về thời gian nào về việc gia hạn nhãn hiệu. Nhãn hiệu liên quan đến nhân vật có thể là một công cụ hữu hiệu để ngăn chặn các bên thứ ba khai thác nhân vật theo cách trái phép.
Việc đăng ký nhãn hiệu cho tên của các nhân vật hư cấu như Chuột Mickey, James Bond hoặc Indiana Jones tương đối đơn giản vì tên gọi thường được coi là có tính phân biệt đối với bất kỳ loại hàng hóa và dịch vụ nào. Nếu các nhân vật thực sự nổi tiếng, chúng sẽ được hưởng phạm vi bảo vệ rộng rãi, như quyết định gần đây của EUIPO trong vụ kiện liên quan đến Lara Croft.
Vào ngày 12 tháng 7 năm 2022, Công ty Wuhan Shuncheng Electronic Commerce đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại EU số 18731202 cho nhãn hiệu ‘LoraCraft’ với các loại hàng hoá bao gồm các vật liệu đóng gói, cũng như dây thừng thuộc nhóm 22.
Dựa vào khả năng gây nhầm lẫn và việc bảo vệ nhãn hiệu thương mại có uy tín, Square Enix đã nộp đơn phản đối dựa trên nhãn hiệu thương mại tại EU số 549006 – ‘LARA CROFT’ đã đăng ký cho ‘phần mềm trò chơi máy tính, trò chơi máy tính’ thuộc nhóm 9.
Các quyết định của EUIPO
EUIPO ban đầu phủ nhận khả năng gây nhầm lẫn vì các nhóm hàng hóa liên quan của 2 nhãn hiệu không giống nhau.
Về các khiếu nại dựa trên nhãn hiệu nổi tiếng, EUIPO nhận thấy rằng ‘LARA CROFT’ và ‘TOMB RAIDER’ đã được sử dụng làm nhãn hiệu thương mại từ năm 1996 trên toàn thế giới cho trò chơi máy tính, dịch vụ trò chơi và nhiều loại sản phẩm thương mại. Lara Croft đã xuất hiện trong các video ca nhạc, quảng cáo xe hơi và thậm chí là Hollywood. Từ năm 1996 đến năm 2023, tổng doanh số các phần của tựa game Lara Croft trên toàn thế giới lên tới hơn 95 triệu bản. Tại EU (không có Vương quốc Anh), Square Enix sở hữu doanh số hơn 7 triệu bản với các tựa game Lara Croft, tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ.
EUIPO kết luận rằng nhãn hiệu thương mại được đăng ký trước tại EU đã trở nên nổi tiếng, đặc biệt là ở Đức và Pháp, đối với các trò chơi máy tính ở nhóm 9.
Sự giống nhau giữa các nhãn hiệu
EUIPO cho rằng cả hai nhãn hiệu được coi là họ và tên của phụ nữ. Các nhãn hiệu rất giống nhau về mặt hình ảnh và ngữ âm do sự trùng hợp trong các chữ cái ‘Lra Crft’ và các chữ cái ‘o’ và ‘a’ chỉ được hoán đổi cho nhau. Nhưng về mặt khái niệm, các nhãn hiệu được coi là không giống nhau.
EUIPO nhận thấy rằng hàng hóa và khu vực thị trường của 2 nhãn hiệu cũng có thể được liên kết với nhau. Bất chấp sự khác biệt giữa trò chơi điện tử và vật liệu đóng gói, EUIPO vẫn cho rằng việc buôn bán các sản phẩm liên quan đến nhân vật trò chơi điện tử là một hoạt động phổ biến và tạo ra nguồn thu quan trọng. Do đó, việc nhãn hiệu có trước được khai thác bên ngoài khu vực thị trường ban đầu, chẳng hạn như thông qua hoạt động cấp phép hoặc buôn bán là điều bình thường. Sau khi xem xét vấn đề này cũng như sự tương đồng về hình ảnh và ngữ âm, EUIPO kết luận rằng công chúng có thể sẽ thiết lập mối liên kết giữa 2 nhãn hiệu.
EUIPO cũng cho rằng việc sử dụng nhãn hiệu ‘LoraCraft’ sẽ lợi dụng ‘LARA CROFT’ một cách không công bằng. Nhãn hiệu có danh tiếng vững chắc và đã được công chúng công nhận, và việc trao đổi vị trí của hai chữ cái sẽ không cản trở sự công nhận đó. Việc sử dụng nhãn hiệu ‘LORACraft’ cho các loại hàng hóa thuộc nhóm 22 sẽ được hưởng lợi từ nhãn hiệu nổi tiếng ‘LARA CROFT’. Người tiêu dùng có thể nghĩ rằng có mối liên hệ trực tiếp giữa các loại hàng hóa mang 2 nhãn hiệu.
Quyết định này đặt ra câu hỏi thú vị là liệu tên của tác phẩm (chẳng hạn như ‘TOMB RAIDER’ hay ‘LARA CROFT’ cho trò chơi điện tử hoặc nhân vật trò chơi điện tử) có được công chúng coi là nhãn hiệu thương mại hay không. Câu trả lời cho câu hỏi này cũng sẽ tác động đến các câu hỏi như liệu nhãn hiệu cho tên tác phẩm (1) có khả năng phân biệt, (2) có thể tạo được danh tiếng cho hàng hóa cụ thể, (3) có thể được sử dụng thực sự hay (4) có thể bị vi phạm bởi bên thứ ba sử dụng các nhãn hiệu trùng lặp hoặc tương tự hay không?
